新药研发，如何更早突破潜在专利壁垒？

医药魔方于2022-01-11日举行了一场“mRNA疫苗专利布局一览”的直播，其中介绍了mRNA疫苗涉及的专利技术众多，存在诸多知识产权纠纷问题，各公司解决此IP纠纷问题的方法分别为积极寻求获得专利许可或无效竞争对手的专利，这两种方法均存在耗时、耗力及费用昂贵等弊端，那么，是否存在省时、省钱且不暴露身份的可阻碍目标专利授权的方法呢？答案是有的，名为“公众意见”，一旦发现潜在专利对项目构成了专利壁垒、且该专利暂未获得授权，通过提交公众意见即可对该专利的授权设置障碍。

表1、中国专利申请公众意见提交的利弊

中国专利申请公众意见的提出所依据的法律基础为《专利法实施细则》第四十八条、《专利审查指南》第二部分第8章第4.9节“对公众意见的处理”；细则第四十八条规定“自发明专利申请公布之日起至公告授予专利权之日止，任何人均可以对不符合专利法规定的专利申请向国务院专利行政部门提出意见，并说明理由”，该法条限定了公众意见提出的主体为任何人，客体为发明专利，时间为公布之日到授权之日，同时也对公众意见的内容进行了限定；指南第二部分第8章第4.9节中规定“任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见，应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况，不必通知提出意见的公众”，此处规定了审查员对公众意见的处理进行了说明，注意，如果公众意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的，就不必考虑。

实际操作过程中，企业在立项、尽职调查、FTO、预警、交易许可、专利申请及OA答复等工作场景中监控到可疑专利申请、危害自身权益，一般就会权衡是否采取提交公众意见、主动出击的方式来避免侵权或迫使专利申请人修改权利要求范围。

除了中国专利申请可通过提交公众意见来应对专利壁垒，美国、欧洲、日本、WIPO这四个国家或组织也均可提交公众意见，比较结果详见表2。

表2、五个国家或组织公众意见比较

一、美国专利商标局（USPTO）

根据美国专利商标局的指南，第三方授权前提交可以“为审查员提供了更全面、更详尽的材料范围，供审查员在确定申请的新颖性时进行审查”。美国专利商标局鼓励更多的此类提交，因为其目标是产生稳固性更高、更优质的专利。公众意见的提出所依据的法律基础为专利法35 U.S.C. 122和审查指南37 CFR 1.290，具体内容如下：

提交时间首先确定该申请是否已经发出NOA(Notice of Allowance，NOA，即授权缴费通知)，如果NOA已经发出，则不可以进入授权前提交程序。如果还没有，再看审查员是否发出first rejection或者申请是否已经被公开6个月或者更久了，授权前提交文件可以在审查员未发出first rejection之前或者申请公开未满六个月（取晚到期者）提交。

美国专利申请公众意见的提交可书面纸件或电子文件的形式提交，书面纸件参考表格PTO/SB/429。

电子件提交的网址：

https://patentcenter.uspto.gov/#!/submissions/89f6fe10-96ff-4309-992d-c1c9c34e3eae/initiate/thirdParty?category=FollowOnSubmissions

二、欧洲专利局（EPO）

欧洲专利局认为，通过公众提交意见的方式可以在相当大的程度上缩短审查程序和改善授权专利质量，确保审查或异议部门明确考虑公众意见，并将这些意见置于相关专利申请文档中，公众可通过European Patent Register查阅。

公众意见（Third-party observations）提交的网址：http://tpo.epo.org/tpo/app/form/

European Patent Register查阅公众意见的网址：https://register.epo.org/regviewer

三、日本专利局（JPO）

日本专利申请的公众意见以书面纸件邮件形式进行提交，以提高专利审查的准确性、效率性，收到信息提供后，日本专利局会将该意见通知专利申请人，并且把意见的信息内容向公众公开，查询的公众意见的网址为https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage( Externallink )。

四、世界知识产权组织（WIPO）

从世界知识产权组织的patentscope数据库查找到目标专利申请、在其详情页即可看到“Submit observation”的按钮，点击打开之后即可提交公众意见的详细内容。

综上，提交公众意见既有优点也有缺点，最显著的优点是高效且低成本的方式来阻碍专利授权，而授权后的无效和诉讼程序，周期长、程序复杂、成本高昂；缺点则是申请人能够克服专利申请的缺陷、审查员不考虑或认为提交的文件不相关，公众意见的提交可能会无意中强化申请人的专利，反而对增加了后续无效宣告请求的难度。因此，如何突破专利壁垒，选择哪种程序（公众意见、无效、诉讼等），需要结合企业自身的角度考量来权衡。